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PUBLICACIÓN
Acuerdos transaccionales en materia de patentes
8 de febrero, 2019
1. El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una interesante sentencia, con fecha de 12 de diciembre de 2018, en el asunto T 677/14, Biogaran (ECLI:EU:T:2018:910), en la que realiza consideraciones de relevancia sobre los acuerdos transaccionales en materia de patentes. En particular, el Tribunal General se centra en determinar en qué casos este tipo de acuerdos puede resultar contrario al Derecho de defensa de la competencia. Y lo hace con referencia específica a los litigios que enfrenta a los titulares de patentes químico-farmacéuticos con los fabricantes de medicamentos genéricos.
2. Del contenido de la sentencia cabe destacar las siguientes conclusiones.
a) Según el Tribunal, hay una serie de supuestos en los que «un acuerdo de transacción en un litigio en materia de patentes puede no tener ninguna repercusión negativa sobre la competencia. Así ocurre, por ejemplo, si las partes están de acuerdo en que la patente controvertida no es válida y establecen, de este modo, la entrada inmediata de la sociedad de genéricos en el mercado».
b) En los acuerdos de transacción es frecuente incluir cláusulas de no impugnación de patentes y de no comercialización de productos. Según el Tribunal estas cláusulas no presentan problemas desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia si parten del reconocimiento por las partes de la validez de la patente en cuestión (y, accesoriamente, de que los productos genéricos de que se trate constituyen una infracción).
No obstante, si no se parte de la validez de la patente, «la cláusula de no impugnación supone un perjuicio para el interés general de eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 1986, Windsurfing International/Comisión, 193/83, EU:C:1986:75, apartado 92) y la cláusula de no comercialización conlleva la exclusión del mercado de uno de los competidores del titular de la patente».
c) Con relación a los reverse payments o «reembolso de patentes», el Tribunal General declara que «un pago de la sociedad de medicamentos de referencia a la sociedad de genéricos, es doblemente sospechosa en el marco de un acuerdo de transacción. En efecto, en primer lugar, es necesario recordar que la patente tiene como objeto recompensar el esfuerzo creativo del inventor permitiéndole obtener un justo beneficio de su inversión y que, por lo tanto, una patente válida debe permitir, en principio, una transferencia de valor a su titular —por ejemplo, mediante un acuerdo de licencia— y no al revés. En segundo lugar, la existencia de un reembolso de patente introduce una sospecha de que la transacción se base en el reconocimiento por las partes del acuerdo de la validez de la patente en cuestión».
d) Pese a ello la mera presencia de un reembolso de patente no puede llevar a concluir que exista una restricción por el objeto y que, por lo tanto, estemos siempre ante un acto contrario al derecho de defensa de la competencia. Eso solo ocurrirá, en el supuesto de que se produzca un reembolso de patente no justificado en la celebración de la transacción. En tal caso, si el pago se produce para que el fabricante de genéricos se sujete a las cláusulas de no comercialización y de no impugnación procede concluir que existe una restricción por el objeto. Como afirma el Tribunal General: «En tal supuesto, las restricciones de la competencia que introducen las cláusulas de no comercialización y de no impugnación ya no están vinculadas a la patente y a la transacción, sino que se explican por el abono de una ventaja que incentiva a la sociedad de genéricos a renunciar a sus esfuerzos competitivos».
Y en tal supuesto, «cuando se declara la existencia de un incentivo, las partes no pueden ya alegar su reconocimiento, en el marco de la transacción, de la validez de la patente. El hecho de que una instancia judicial o administrativa confirme la validez de la patente resulta, a este respecto, indiferente».
2. Del contenido de la sentencia cabe destacar las siguientes conclusiones.
a) Según el Tribunal, hay una serie de supuestos en los que «un acuerdo de transacción en un litigio en materia de patentes puede no tener ninguna repercusión negativa sobre la competencia. Así ocurre, por ejemplo, si las partes están de acuerdo en que la patente controvertida no es válida y establecen, de este modo, la entrada inmediata de la sociedad de genéricos en el mercado».
b) En los acuerdos de transacción es frecuente incluir cláusulas de no impugnación de patentes y de no comercialización de productos. Según el Tribunal estas cláusulas no presentan problemas desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia si parten del reconocimiento por las partes de la validez de la patente en cuestión (y, accesoriamente, de que los productos genéricos de que se trate constituyen una infracción).
No obstante, si no se parte de la validez de la patente, «la cláusula de no impugnación supone un perjuicio para el interés general de eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 1986, Windsurfing International/Comisión, 193/83, EU:C:1986:75, apartado 92) y la cláusula de no comercialización conlleva la exclusión del mercado de uno de los competidores del titular de la patente».
c) Con relación a los reverse payments o «reembolso de patentes», el Tribunal General declara que «un pago de la sociedad de medicamentos de referencia a la sociedad de genéricos, es doblemente sospechosa en el marco de un acuerdo de transacción. En efecto, en primer lugar, es necesario recordar que la patente tiene como objeto recompensar el esfuerzo creativo del inventor permitiéndole obtener un justo beneficio de su inversión y que, por lo tanto, una patente válida debe permitir, en principio, una transferencia de valor a su titular —por ejemplo, mediante un acuerdo de licencia— y no al revés. En segundo lugar, la existencia de un reembolso de patente introduce una sospecha de que la transacción se base en el reconocimiento por las partes del acuerdo de la validez de la patente en cuestión».
d) Pese a ello la mera presencia de un reembolso de patente no puede llevar a concluir que exista una restricción por el objeto y que, por lo tanto, estemos siempre ante un acto contrario al derecho de defensa de la competencia. Eso solo ocurrirá, en el supuesto de que se produzca un reembolso de patente no justificado en la celebración de la transacción. En tal caso, si el pago se produce para que el fabricante de genéricos se sujete a las cláusulas de no comercialización y de no impugnación procede concluir que existe una restricción por el objeto. Como afirma el Tribunal General: «En tal supuesto, las restricciones de la competencia que introducen las cláusulas de no comercialización y de no impugnación ya no están vinculadas a la patente y a la transacción, sino que se explican por el abono de una ventaja que incentiva a la sociedad de genéricos a renunciar a sus esfuerzos competitivos».
Y en tal supuesto, «cuando se declara la existencia de un incentivo, las partes no pueden ya alegar su reconocimiento, en el marco de la transacción, de la validez de la patente. El hecho de que una instancia judicial o administrativa confirme la validez de la patente resulta, a este respecto, indiferente».
