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Adwords e infracción de marca: nueva sentencia del Tribunal Supremo
20 de mayo, 2022
1. El Tribunal Supremo —en su reciente Sentencia núm. 320/2022, de 20 de abril (ES:TS:2022:1462)— ha afrontado de nuevo la cuestión de la infracción de una marca como consecuencia de su uso por un tercero como palabra clave de la que hacer depender la aparición de enlaces patrocinados en el listado de resultados de un buscador en internet. En este caso el alto tribunal confirma la sentencia de apelación, en la que se condena por infracción de marca al titular de una red de franquicias de clínicas dentales que contrató el servicio de adwords de Google, y en concreto, la denominación que constituye la marca de otra sociedad, registrada para distinguir servicios dentales. Destaca el Tribunal Supremo el hecho de que el anuncio con el link de la página web del demandado va precedido de la marca ajena, lo que hace que la publicidad ofertada apenas permita al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. En consecuencia, y según la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en las sentencias 23 de marzo de 2010, Google France, y de 22 de septiembre de 2011, Interflora, se menoscaba la función principal de la marca, consistente en indicar el origen empresarial de los servicios ofertados.
2. Existiendo infracción de marca, el tribunal de apelación reconoció la indemnización mínima establecida en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, según el cual «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».
Ante el Tribunal Supremo se denuncia que el 1% de la cifra de negocio se ha aplicado con relación a todos los servicios prestados por la red de franquicias de la demandada, cuando a su juicio debería aplicarse sólo sobre las ventas obtenidas como consecuencia del uso de la marca infringida. Pues bien, según el Tribunal Supremo, la cifra de negocio sobre la que calcular el 1% no se refiere a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, los servicios facturados a quienes acudieron a la demandada como consecuencia del anuncio. Por el contrario, «la cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no».
2. Existiendo infracción de marca, el tribunal de apelación reconoció la indemnización mínima establecida en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, según el cual «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».
Ante el Tribunal Supremo se denuncia que el 1% de la cifra de negocio se ha aplicado con relación a todos los servicios prestados por la red de franquicias de la demandada, cuando a su juicio debería aplicarse sólo sobre las ventas obtenidas como consecuencia del uso de la marca infringida. Pues bien, según el Tribunal Supremo, la cifra de negocio sobre la que calcular el 1% no se refiere a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, los servicios facturados a quienes acudieron a la demandada como consecuencia del anuncio. Por el contrario, «la cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no».
