¿Cuándo puede un tribunal español conocer de una acción relativa a una patente estadounidense?

El foro de competencia exclusiva en materia de patentes debe ser objeto de una interpretación restrictiva

La Audiencia provincial desestima en este caso el recurso de apelación interpuesto por el apelante, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en Estados Unidos, frente al auto de primera instancia que había estimado la declinatoria interpuesta por los demandados (HP España y HP Inc). El demandante solicitaba el reconocimiento de su condición de autor de una invención patentada en Estados Unidos por HP Inc y la compensación económica que el artículo 17-2º de la Ley de Patentes reconoce al empleado autor de la invención. En la patente litigiosa figuraban como autores de la invención, además del demandante, otros dos empleados de HP Inc. En el momento de la solicitud de la patente, el demandante era empleado de HP Inc, pero posteriormente se trasladó a Barcelona, incorporándose como trabajador a HP España. Durante su permanencia en España el demandante continuó colaborando en la tramitación de la patente en Estados Unidos hasta su concesión definitiva. Ni esa patente ni todas las que traen causa de ella en su extensión internacional tienen por titular a Hp España.

Tanto en primera instancia como en el Auto de la Audiencia se afirma la falta de competencia de los tribunales españoles sobre la base del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y se añade que no existen puntos de conexión en España suficientes para atraer el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil. Entienden los tribunales que no existe vinculación alguna de HP España con la patente en cuya gestación, solicitud y tramitación posterior ante la Oficina correspondiente de Estados Unidos colaboró el demandante, sin que el hecho de que durante el tiempo en que se realizaron parte de esas gestiones aquel fuera empleado de HP España sea relevante para definir el tipo de acción que se ejercita y los tribunales competentes para conocer de ella.

Entiende la Audiencia que la demanda se sitúa en el ámbito del artículo 22 LOPJ que atribuye a los tribunales españoles, con carácter exclusivo, el conocimiento de los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se haya solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. De ello concluye que la competencia de los tribunales españoles debe limitarse a las cuestiones de validez de las patentes registradas en España y que no cabe extenderla a las registradas en otros países.

Dejando de lado lo dudoso de la aplicación al caso de la LOPJ en lugar del Reglamento 1215/2012 a efectos de determinar la competencia judicial internacional, cuestión en este caso más técnica que práctica, lo más cuestionable del Auto es la interpretación del alcance del foro exclusivo que lleva a cabo: éste, tanto en la LOPJ como en el mencionado Reglamento, se limita a las situaciones en la que el objeto del litigio es la inscripción o la validez de la patente, sin que quepa hacer una interpretación extensiva de los conceptos empleados. Siendo así, no parece que pueda incluirse en ese ámbito una acción declarativa cuyo objeto es el reconocimiento de la autoría de una patente a efectos de derivar de ella una compensación económica, que no pone en cuestión la validez de la patente ni implica la modificación del registro.

No encontrándonos ante un caso de competencia exclusiva, HP España puede ser demandada aquí, puesto que es en España donde está domiciliada (artículo 4 del Reglamento 1215/2012). Cuestión distinta es que quepa atraer también a los tribunales españoles a HP Inc., cuyo domicilio se encuentra en Estados Unidos porque la aplicación al caso del artículo 22 ter, 3 LOPJ («En caso de pluralidad de demandados serán competentes los tribunales españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación») puede verse obstaculizada si se entiende, como apunta la Audiencia, que no existe verdaderamente acción frente a HP España y que el motivo de demandarla es simplemente atraer a HP Inc. a los tribunales españoles.

Y cuestión aún más distinta es la del Derecho aplicable, que la Audiencia parece confundir con la de la competencia cuando afirma que «en el caso que nos ocupa, se pretende la aplicación de una ley nacional respecto de una patente extranjera, lo que implicaría una extensión desorbitada de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre derechos exclusivos no nacionales». Incluso de haberse admitido la competencia internacional de los tribunales españoles, ello no llevaría aparejada necesariamente la aplicación del Derecho español, a la vista de lo previsto en el artículo 10.4 del Código Civil.

(Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de junio de 2024, ECLI:ES:APB:2024:6110ª)