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Desistimiento de una demanda de violación de marca de la UE y competencia para decidir sobre su validez
20 de octubre, 2022
En un litigio en el que se demanda por la violación de una marca de la Unión Europea y se plantea reconvención alegando su nulidad, el tribunal que conoce del asunto no deja de ser competente para conocer de ésta última por el hecho de que el demandante inicial desista de su pretensión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responde a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, en el contexto de un litigio entre KP, titular de una marca denominativa de la Unión que, afirma, fue usada por TV y Bodman-Ludwigshafen para designar algunos de sus servicios, y estos últimos. KP interpuso una demanda por violación de la marca controvertida y los demandados presentaron sendas demandas reconvencionales solicitando que se declarase la nulidad de la marca. Posteriormente, KP desistió de su acción por violación.
Para llegar a la conclusión recogida en el párrafo primero, el TJUE se basa en los artículos 124, a) y d), y 128 del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea (el Reglamento). Si bien el primero de éstos atribuye competencia a los tribunales de marcas de la Unión Europea para conocer de los litigios sobre la caducidad o la nulidad de la marca, sólo lo hace cuando la cuestión se plantea por vía de reconvención, limitación que no está presente en el caso de los litigios en materia de violación de la marca.
El TJUE recuerda, en primer lugar, que una demanda reconvencional no puede confundirse con un simple medio de defensa. Aunque presentada en un proceso iniciado a partir de otra pretensión, la demanda reconvencional es una demanda distinta y autónoma, cuyo tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal.
A partir de las disposiciones citadas, el TJUE fundamenta su respuesta esencialmente en dos argumentos. El primero consiste en considerar que se estaría vulnerando el sistema de reparto de competencias establecido en el Reglamento si se resolviera de manera distinta y el segundo responde a un criterio de economía procesal.
Por lo que se refiere al sistema competencial, el TJUE recuerda que el Reglamento reserva a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una competencia exclusiva en materia de registro de las marcas de la Unión y de oposición al registro de tales marcas, pero establece un sistema de competencia compartida entre la EUIPO y los tribunales de marcas de la Unión designados por los Estados miembros para el conocimiento de los litigios en materia de validez de dichas marcas. Ese sistema se basa, con carácter general, en un principio de prioridad temporal.
Además, las resoluciones sobre la validez de una marca de la Unión tienen efectos erga omnes en el conjunto de la Unión, tanto si proceden de la EUIPO como cuando se dictan por un tribunal de marcas de la Unión Europea. A cambio, las dictadas por los tribunales de marcas de la Unión Europea en un procedimiento por violación de marca solo producen eficacia inter partes. En ese contexto, en su jurisprudencia anterior, el TJUE ha establecido que cuando ante un tribunal se presenta una demanda por violación de marca seguida de una reconvencional por nulidad de dicha marca, debe pronunciarse sobre la segunda antes de hacerlo sobre la violación. Lo anterior lleva al TJUE a concluir que, si se admitiera que el titular de la marca, al desistir de su acción por violación, privara a un tribunal de marcas de la Unión Europea de la posibilidad de pronunciarse sobre la demanda de reconvención por nulidad presentada en el marco de dicha acción, se estaría ignorando el alcance de la competencia que el legislador pretendió conferir a dicho tribunal.
Por último, un criterio de economía procesal aboga también por la conclusión alcanzada: obligar a la parte que ha presentado una demanda de reconvención a iniciar un procedimiento ante la EUIPO en caso de desistimiento del demandante principal con el fin de garantizar que ya no tenga que defenderse en el futuro frente a este último, sería contrario al principio de economía procesal.
(STJUE de 13 de octubre de 2022, as. C-256/21)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responde a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, en el contexto de un litigio entre KP, titular de una marca denominativa de la Unión que, afirma, fue usada por TV y Bodman-Ludwigshafen para designar algunos de sus servicios, y estos últimos. KP interpuso una demanda por violación de la marca controvertida y los demandados presentaron sendas demandas reconvencionales solicitando que se declarase la nulidad de la marca. Posteriormente, KP desistió de su acción por violación.
Para llegar a la conclusión recogida en el párrafo primero, el TJUE se basa en los artículos 124, a) y d), y 128 del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea (el Reglamento). Si bien el primero de éstos atribuye competencia a los tribunales de marcas de la Unión Europea para conocer de los litigios sobre la caducidad o la nulidad de la marca, sólo lo hace cuando la cuestión se plantea por vía de reconvención, limitación que no está presente en el caso de los litigios en materia de violación de la marca.
El TJUE recuerda, en primer lugar, que una demanda reconvencional no puede confundirse con un simple medio de defensa. Aunque presentada en un proceso iniciado a partir de otra pretensión, la demanda reconvencional es una demanda distinta y autónoma, cuyo tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal.
A partir de las disposiciones citadas, el TJUE fundamenta su respuesta esencialmente en dos argumentos. El primero consiste en considerar que se estaría vulnerando el sistema de reparto de competencias establecido en el Reglamento si se resolviera de manera distinta y el segundo responde a un criterio de economía procesal.
Por lo que se refiere al sistema competencial, el TJUE recuerda que el Reglamento reserva a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una competencia exclusiva en materia de registro de las marcas de la Unión y de oposición al registro de tales marcas, pero establece un sistema de competencia compartida entre la EUIPO y los tribunales de marcas de la Unión designados por los Estados miembros para el conocimiento de los litigios en materia de validez de dichas marcas. Ese sistema se basa, con carácter general, en un principio de prioridad temporal.
Además, las resoluciones sobre la validez de una marca de la Unión tienen efectos erga omnes en el conjunto de la Unión, tanto si proceden de la EUIPO como cuando se dictan por un tribunal de marcas de la Unión Europea. A cambio, las dictadas por los tribunales de marcas de la Unión Europea en un procedimiento por violación de marca solo producen eficacia inter partes. En ese contexto, en su jurisprudencia anterior, el TJUE ha establecido que cuando ante un tribunal se presenta una demanda por violación de marca seguida de una reconvencional por nulidad de dicha marca, debe pronunciarse sobre la segunda antes de hacerlo sobre la violación. Lo anterior lleva al TJUE a concluir que, si se admitiera que el titular de la marca, al desistir de su acción por violación, privara a un tribunal de marcas de la Unión Europea de la posibilidad de pronunciarse sobre la demanda de reconvención por nulidad presentada en el marco de dicha acción, se estaría ignorando el alcance de la competencia que el legislador pretendió conferir a dicho tribunal.
Por último, un criterio de economía procesal aboga también por la conclusión alcanzada: obligar a la parte que ha presentado una demanda de reconvención a iniciar un procedimiento ante la EUIPO en caso de desistimiento del demandante principal con el fin de garantizar que ya no tenga que defenderse en el futuro frente a este último, sería contrario al principio de economía procesal.
(STJUE de 13 de octubre de 2022, as. C-256/21)
