El Tribunal Supremo español aplica la doctrina de la Oficina Europea de Patentes sobre la plausibilidad de patentes

1. El Tribunal Supremo español —en su Sentencia de la Sala Primera, núm. 625/2025, de 24 de abril de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:1714)— ha aplicado, en relación con un litigio sobre patentes farmacéuticas, la doctrina sentada por la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en su Decisión G 2/21, de 23 de marzo de 2023); decisión de la Alta Cámara de Recursos en la que se resolvió la divergencia interpretativa de las cámaras técnicas de recurso sobre la plausibilidad en relación con el requisito de la actividad inventiva y sobre la posibilidad o no de acreditar con pruebas presentadas con posterioridad a la solicitud de la patente que la invención resuelve el problema técnico planteado.

2. Del contenido de la amplia y prolija sentencia, interesa destacar en esta sumarísima reseña:

1º) Ante todo, que el Tribunal Supremo destaca que, «aunque no estamos vinculados por las resoluciones de la Alta Cámara, como tantos otros tribunales nacionales, seguimos su parecer en atención a su autoridad en la materia y la convicción de sus razonamientos».

2º) Que, según el Tribunal Supremo, aunque la exigencia de que el efecto técnico pretendido sea plausible de acuerdo con la enseñanza técnica de la patente no es propiamente un requisito legal de patentabilidad, es presupuesto inherente al requisito de actividad inventiva, pues «el análisis de este requisito de la actividad inventiva lleva ínsito que el efecto técnico pretendido con la invención se derive de su enseñanza técnica».

3º) Que «la apreciación de la actividad inventiva debe hacerse en la fecha efectiva de la patente y sobre la base de la información contenida en la solicitud, junto con los conocimientos generales comunes de que dispondría entonces el experto. Y en este examen, entre otros aspectos, al determinar el problema técnico, debe poder evaluarse el efecto técnico perseguido por la invención reivindicada en comparación con el estado de la técnica más próximo»; y

4º) Que el alto tribunal español considera correcta la interpretación de la Decisión G 2/21 de la Alta Cámara de Recursos que se hace en la decisión T-116/18 de la Cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes; interpretación que el Tribunal Supremo sintetiza del siguiente modo: «frente a la doctrina de la plausibilidad ab initio (basándose en la información contenida en la solicitud de la patente o en el conocimiento general común, el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de patente habría considerado plausible el efecto), se entiende que la Decisión G 2/21 se alinea mejor con la implausibilidad ab initio (basándose en la información contenida en la solicitud de la patente o en el conocimiento general común, el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de patente no habría visto razón alguna para considerar implausible el efecto)».

En consecuencia, en la interpretación que ahora sigue nuestro Tribunal Supremo, cabe admitir la presentación de datos y evidencias posteriores a la fecha de solicitud de la patente, salvo que un experto en la materia, a la luz de la solicitud y de su conocimiento general, hubiese llegado a la conclusión de que el efecto técnico carecía de toda plausibilidad. Es decir, que, si desde un primer momento dicho experto concluyese que la invención no es plausible, no cabe posteriormente aportar documentos o evidencias para rebatirlo. Nótese que, mientras que en la tesis de la plausibilidad ab initio se exige que para el experto en la materia la invención sea plausible para poder aportar pruebas con posterioridad, de acuerdo con la interpretación de la implausibilidad ab initio no se exige que resulte plausible desde el primer momento, sino que no resulte carente de toda plausibilidad

3. Aplicando esta doctrina al caso concreto, el Tribunal Supremo examina el efecto técnico pretendido en relación con el apixaban, efecto técnico consistente en «inhibir el factor Xa de manera suficientemente eficaz y específica para su propósito terapéutico (útiles como anticoagulantes para el tratamiento o prevención de trastornos tromboembólicos, con mejores propiedades farmacológicas)». Y declara que «al aplicar el test de G 2/21, podría concluirse que el experto, con base en su información general común y en la suministrada por la solicitud de patente, consideraría el efecto técnico del apixabán (inhibidor del factor Xa) comprendido en la enseñanza técnica de la solicitud y también incorporado por la misma invención». Porque «el experto sabría con base en su conocimiento general común y en la información proporcionada por la solicitud de patente, que la capacidad de inhibir el factor Xa de estos compuestos preferidos, en particular del apixabán (a la postre el único compuesto protegido por la patente), así como la selectividad podían verificarse con pruebas que se describían en la solicitud y formaban parte del reseñado conocimiento común».