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La acción reivindicatoria de un nombre de dominio
14 de mayo, 2024
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en su Sentencia núm. 539/2023, de 22 de diciembre (JUR 202485470), ha afrontado la cuestión de la eventual viabilidad de una acción reivindicatoria de un nombre de dominio que infringe una marca ajena.
Como es sabido, es muy frecuente en la práctica que los titulares de marcas que comprueban que terceras personas han registrado nombres de dominio coincidentes o similares a ellas demanden a dichos terceros, ya sea invocando la existencia de una infracción de sus marcas, ya la realización de un acto de competencia desleal, o bien ambas cosas. Y es muy habitual que en el petitum de sus demandas incluyan la solicitud de transferencia del nombre de dominio lesivo. Las razones de estas pretensiones son claras. El sujeto que ve violada su marca por medio del nombre de dominio de un tercero suele tratarse de alguien que, por diversas razones, ha descuidado el registro de su marca como nombre de dominio, o como nombre de dominio en un determinado Top Level Domain. Por esa razón, en la mayoría de las ocasiones al titular de la marca le interesa, más que la eventual indemnización de daños y perjuicios y el cese en la realización de los actos infractores, obtener la titularidad del nombre de dominio. Además, siempre que se viola una marca por medio de un nombre de dominio, la eventual transferencia del nombre de dominio lesivo a favor del demandante es la medida más efectiva para garantizar que no se va a volver a ver infringida la marca por ese nombre de dominio.
Pues bien, la Audiencia Provincial de Barcelona desestima la acción reivindicatoria del nombre de dominio, destacando, entre otros extremos, que «el mero registro del nombre de dominio no supone per se la existencia de infracción marcaria, puesto que deben concurrir otros requisitos adicionales. Es cierto, que el registro en sí podría atacarse como acto de competencia desleal por obstaculización y en esa sede pedir la cancelación, lo que no sucede en nuestro caso. En segundo lugar, el Tribunal Supremo ha optado tanto por el cese en el uso (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009) como por la cancelación (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013), por lo que ambas opciones tienen soporte jurisprudencial, pero no las de transferencias como si de una acción reivindicatoria se tratara puesto que no tiene amparo en nuestra legislación».
Como es sabido, es muy frecuente en la práctica que los titulares de marcas que comprueban que terceras personas han registrado nombres de dominio coincidentes o similares a ellas demanden a dichos terceros, ya sea invocando la existencia de una infracción de sus marcas, ya la realización de un acto de competencia desleal, o bien ambas cosas. Y es muy habitual que en el petitum de sus demandas incluyan la solicitud de transferencia del nombre de dominio lesivo. Las razones de estas pretensiones son claras. El sujeto que ve violada su marca por medio del nombre de dominio de un tercero suele tratarse de alguien que, por diversas razones, ha descuidado el registro de su marca como nombre de dominio, o como nombre de dominio en un determinado Top Level Domain. Por esa razón, en la mayoría de las ocasiones al titular de la marca le interesa, más que la eventual indemnización de daños y perjuicios y el cese en la realización de los actos infractores, obtener la titularidad del nombre de dominio. Además, siempre que se viola una marca por medio de un nombre de dominio, la eventual transferencia del nombre de dominio lesivo a favor del demandante es la medida más efectiva para garantizar que no se va a volver a ver infringida la marca por ese nombre de dominio.
Pues bien, la Audiencia Provincial de Barcelona desestima la acción reivindicatoria del nombre de dominio, destacando, entre otros extremos, que «el mero registro del nombre de dominio no supone per se la existencia de infracción marcaria, puesto que deben concurrir otros requisitos adicionales. Es cierto, que el registro en sí podría atacarse como acto de competencia desleal por obstaculización y en esa sede pedir la cancelación, lo que no sucede en nuestro caso. En segundo lugar, el Tribunal Supremo ha optado tanto por el cese en el uso (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009) como por la cancelación (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013), por lo que ambas opciones tienen soporte jurisprudencial, pero no las de transferencias como si de una acción reivindicatoria se tratara puesto que no tiene amparo en nuestra legislación».
