La acumulación de la tutela como diseño industrial y como obra protegida por derecho de autor

1. La acumulación de la protección conferida por el diseño industrial con la de la propiedad intelectual ha generado tradicionalmente grandes discusiones y divergencias en la regulación de los distintos Estados. Así, en la Unión Europea, cuando se aprobó la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, ante la falta de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, se sentó el principio de acumulación de la protección como diseño y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la tutela por Derecho de autor y las condiciones en que se concede dicha protección, «incluido el grado de originalidad exigido» (artículos 96 del reglamento y 17 de la directiva).

2. Sobre esa base, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en su disposición adicional décima, preceptúa que «la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual». Y a este respecto, nuestros tribunales han venido entendiendo que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que el diseño «tenga una altura creativa mayor» de lo normal, afirmándose que «para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 764/2019, de 26 abril. AC 20191).

2. En este contexto, el Tribunal de Justicia dictó en el año 2019 una importante sentencia, de 12 de septiembre, Cofemel, C‑683/17, en la que declaró (apartado 48) que un diseño industrial puede calificarse como una obra protegida por propiedad intelectual —conforme a la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información— siempre que pueda considerarse una obra original, «en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor». Por lo tanto, con esta importante sentencia el Tribunal de Justicia vino a sentar que no cabe exigir una originalidad superior a los diseños para que puedan ser protegidos por la vía de la propiedad intelectual.

3. Esta sentencia explica el cambio de planteamiento en nuestros tribunales, así como la reciente reforma del Derecho europeo del diseño industrial. Así, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en su Sentencia núm. 512/2020 de 6 marzo (AC 20203) reconoce que la sentencia Cofemel, «nos obliga a precisar mejor (cuando no a corregir, al menos en parte) la postura que expresamos en nuestra Sentencia de 26 de abril de 2019», pues, «para que un modelo industrial pueda ostentar protección como propiedad intelectual, no es preciso que ostente una especial altura creativa, esto es, una altura creativa más elevada que cualesquiera otras obras distintas». A su vez, la nueva Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos  y el Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, disponen ahora que los diseños industriales podrán acogerse asimismo a la protección conferida por la propiedad intelectual, «siempre que se cumplan los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor».

4. Pese a que en la sentencia Cofemel el Tribunal de Justicia declaró que no cabe exigir una originalidad superior a los diseños para que puedan ser protegidos por la vía de la propiedad intelectual, se han suscitado algunas dudas porque, en un determinado momento de la sentencia (apartado 52), el tribunal afirma que, «aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones». Este último inciso ha sido invocado por algunos sectores para defender que, en realidad, sigue pudiéndose exigir una originalidad más elevada.

5. Esta cuestión es una de las que se le ha planteado al Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-580/23 y C-795/23, y que, a la espera de la sentencia del tribunal, ha sido ya analizada por el Abogado General Sr. Maciej Szpunar en sus conclusiones de 8 de mayo de 2025 (ECLI:EU:C:2025:330).

Según el Abogado General, «el apartado 52 de la sentencia Cofemel constituye una mera advertencia a los órganos jurisdiccionales nacionales de que no existe un vínculo automático entre la concesión de protección con arreglo a la normativa sobre dibujos y modelos y la concesión de protección en virtud de los derechos de autor y de que no deben confundirse los requisitos de dicha protección, a saber, la novedad y el carácter singular, por una parte, y la originalidad, por otra. En efecto, un objeto no tiene que ser necesariamente original, en el sentido de la normativa sobre derechos de autor, para ser considerado nuevo y poseer carácter singular, en el sentido de la normativa sobre dibujos y modelos. De modo inverso, aunque en la práctica esta situación es menos frecuente, un objeto original puede no tener carácter singular si no se distingue suficientemente, en cuanto atañe a su aspecto visual, de las formas existentes». En su opinión, «este es el sentido en el que debe entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia según la cual la acumulación de la protección en virtud de estos dos mecanismos solo puede contemplarse “en determinadas situaciones”. Por otra parte, no me parece que de dicha afirmación pueda extraerse la conclusión de que, para limitar la acumulación a determinados casos, deba aplicarse a los objetos utilitarios un umbral de originalidad más elevado que a las demás categorías de obras. Tal conclusión sería contraria a lo que se desprende claramente del apartado 48 de la sentencia Cofemel, así como de la sistemática general de dicha sentencia, a saber, que la originalidad de las obras de artes aplicadas debe apreciarse con arreglo a los mismos criterios que los utilizados para otras categorías de obras».