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PUBLICACIÓN
La inclusión de una DOP o de una IGP en una marca: el caso «Tequila»
11 de octubre, 2022
1. Es relativamente frecuente que se soliciten como marca signos en los que se integra una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), por parte de sujetos distintos al consejo regulador de la DOP o IGP, para distinguir productos amparados por dicha denominación o indicación. Y en estos casos también es habitual que el consejo regulador se oponga a registro de dichas marcas.
2. Esto es lo que ha sucedido recientemente en relación con la IGP «Tequila», protegida en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el «Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas».
En efecto, el Consejo regulador de la IGP «Tequila» se opuso a registro como marcas de la Unión de los siguientes signos:
para distinguir bebidas espirituosas de agave conformes con el pliego de condiciones de la indicación «tequila» (clase 33).
3. No obstante, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) ha desestimado las oposiciones en sendas decisiones de la División de Oposición de 27 de septiembre de 2022 (números B3142533 y B3154093, respectivamente). A juicio de la División de Oposición no concurre ninguno de los supuestos frente a los que el Reglamento (UE) 2019/787 protege a las IGPs, recogidos en su artículo 21. Según dicho precepto, las IGPs están protegidas frente: «a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en relación con productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación”, “sabor”, “parecido” o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o cualidades esenciales de los productos en la designación, la presentación o el etiquetado de los productos que puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».
Entiende la División de Oposición que no concurre ninguna de estas hipótesis porque las marcas se solicitan para distinguir productos amparados por el pliego de condiciones de la IGP. Es cierto que el consejo regulador de la IGP «Tequila» argumentó que los solicitantes de las marcas no tienen autorización para comercializar los productos impugnados. Pero, a juicio de la División de Oposición, «la facultad para verificar los requisitos, trámites y formalidades de una denominación de origen protegida no corresponde a la División de Oposición, ya que la única comprobación que puede realizarse en esta fase es verificar que los productos protegidos por la marca impugnada se limitan de acuerdo al pliego de condiciones de la denominación», y «el oponente no ha demostrado que hasta la fecha haya iniciado un procedimiento de infracción ante un organismo competente por no cumplir el producto comercializado con el pliego de condiciones de la IGP, por lo que, salvo prueba en contrario, debe considerarse conforme a dicho pliego». Por lo tanto, lo que pueda ocurrir en la comercialización ulterior de los productos en cuestión queda fuera del alcance del procedimiento de oposición, y «el cumplimiento efectivo en el mercado del pliego de condiciones correspondiente no puede verificarse en un procedimiento de registro desde una perspectiva ex ante».
4. Esta interpretación de la División de Oposición de la EUIPO es contraria a la sostenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo español, que en distintos pronunciamientos ha entendido que no resulta conforme a derecho la inclusión de una denominación de origen protegida como parte de una marca cuando el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta denominación de origen, si no se cuenta con la autorización previa del correspondiente Consejo Regulador. (Vid. Sentencias núm. 498/2021, de 12 abril, caso «Lar de Duero»; núm. 1568/2020, de 20 de noviembre, caso «Deepsea Cava»; núm. 1695/2020, 10 de diciembre, caso «Cavarquia Barcelona» y núm. 1777/2020, de 17 de diciembre, caso «Cava Brot Vins de Taller»).
En estos casos el alto tribunal español aplica la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por entender que este tipo de marcas puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los productos protegidos por la marca tienen el respaldo de la correspondiente DOP, cuando no consta la autorización del Consejo Regulador. Y aunque no se excluye que, en caso de que la solicitud de registro de la marca viniese acompañada de esa autorización del Consejo Regulador, tal circunstancia podría ser tomada en consideración por la Oficina Española de Patentes y Marcas, «desde luego, la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas» (Sentencia núm. 498/2021).
2. Esto es lo que ha sucedido recientemente en relación con la IGP «Tequila», protegida en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el «Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas».
En efecto, el Consejo regulador de la IGP «Tequila» se opuso a registro como marcas de la Unión de los siguientes signos:
para distinguir bebidas espirituosas de agave conformes con el pliego de condiciones de la indicación «tequila» (clase 33).
3. No obstante, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) ha desestimado las oposiciones en sendas decisiones de la División de Oposición de 27 de septiembre de 2022 (números B3142533 y B3154093, respectivamente). A juicio de la División de Oposición no concurre ninguno de los supuestos frente a los que el Reglamento (UE) 2019/787 protege a las IGPs, recogidos en su artículo 21. Según dicho precepto, las IGPs están protegidas frente: «a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en relación con productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación”, “sabor”, “parecido” o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o cualidades esenciales de los productos en la designación, la presentación o el etiquetado de los productos que puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».
Entiende la División de Oposición que no concurre ninguna de estas hipótesis porque las marcas se solicitan para distinguir productos amparados por el pliego de condiciones de la IGP. Es cierto que el consejo regulador de la IGP «Tequila» argumentó que los solicitantes de las marcas no tienen autorización para comercializar los productos impugnados. Pero, a juicio de la División de Oposición, «la facultad para verificar los requisitos, trámites y formalidades de una denominación de origen protegida no corresponde a la División de Oposición, ya que la única comprobación que puede realizarse en esta fase es verificar que los productos protegidos por la marca impugnada se limitan de acuerdo al pliego de condiciones de la denominación», y «el oponente no ha demostrado que hasta la fecha haya iniciado un procedimiento de infracción ante un organismo competente por no cumplir el producto comercializado con el pliego de condiciones de la IGP, por lo que, salvo prueba en contrario, debe considerarse conforme a dicho pliego». Por lo tanto, lo que pueda ocurrir en la comercialización ulterior de los productos en cuestión queda fuera del alcance del procedimiento de oposición, y «el cumplimiento efectivo en el mercado del pliego de condiciones correspondiente no puede verificarse en un procedimiento de registro desde una perspectiva ex ante».
4. Esta interpretación de la División de Oposición de la EUIPO es contraria a la sostenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo español, que en distintos pronunciamientos ha entendido que no resulta conforme a derecho la inclusión de una denominación de origen protegida como parte de una marca cuando el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta denominación de origen, si no se cuenta con la autorización previa del correspondiente Consejo Regulador. (Vid. Sentencias núm. 498/2021, de 12 abril, caso «Lar de Duero»; núm. 1568/2020, de 20 de noviembre, caso «Deepsea Cava»; núm. 1695/2020, 10 de diciembre, caso «Cavarquia Barcelona» y núm. 1777/2020, de 17 de diciembre, caso «Cava Brot Vins de Taller»).
En estos casos el alto tribunal español aplica la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por entender que este tipo de marcas puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los productos protegidos por la marca tienen el respaldo de la correspondiente DOP, cuando no consta la autorización del Consejo Regulador. Y aunque no se excluye que, en caso de que la solicitud de registro de la marca viniese acompañada de esa autorización del Consejo Regulador, tal circunstancia podría ser tomada en consideración por la Oficina Española de Patentes y Marcas, «desde luego, la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas» (Sentencia núm. 498/2021).
