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PUBLICACIÓN
La nueva regulación de la Ley de Marcas sobre la legitimación activa del licenciatario de para entablar acciones por infracción
1 de febrero, 2019
1. Entre las novedades introducidas por la modificación de la Ley de Marcas llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se encuentra la introducción de una regulación específica sobre la legitimación activa de los licenciatarios de marca para entablar acciones civiles en defensa de la marca licenciada.
2. Hasta el momento, en materia de marcas resultaba de aplicación la regulación contenida en la Ley de Patentes de 2015, en cuyo artículo 117 se establece una legitimación directa de determinados licenciatarios, así como una legitimación subsidiaria para otros. En efecto, según el artículo 117.2 LP: «Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva». Junto a esta legitimación de primer grado, el artículo 117.3 LP prevé una legitimación activa subsidiaria, aplicable a los licenciatarios no exclusivos, así como a los licenciatarios exclusivos cuando media pacto en contra de su legitimación directa. Estos licenciatarios podrán requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento. Asimismo, dispone el artículo 117.4 LP que el licenciatario que ejercite una acción deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.
3. Pues bien, la nueva regulación en materia de marcas (nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 48) altera la regla de la legitimación directa de los licenciatarios exclusivos, salvo disposición en contrario, para disponer que, «sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta». Por lo tanto, es preciso que en el contrato de licencia se prevea expresamente la legitimación o que, en su defecto, el licenciatario cuente con la autorización previa del titular. Esta regulación se aplica tanto a los licenciatarios exclusivos como a los no exclusivos.
No obstante, el licenciatario exclusivo podrá entablar las acciones cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley de Patentes.
Finalmente, el nuevo apartado 8 del artículo 48 de la Ley de Marcas preceptúa que en el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
2. Hasta el momento, en materia de marcas resultaba de aplicación la regulación contenida en la Ley de Patentes de 2015, en cuyo artículo 117 se establece una legitimación directa de determinados licenciatarios, así como una legitimación subsidiaria para otros. En efecto, según el artículo 117.2 LP: «Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva». Junto a esta legitimación de primer grado, el artículo 117.3 LP prevé una legitimación activa subsidiaria, aplicable a los licenciatarios no exclusivos, así como a los licenciatarios exclusivos cuando media pacto en contra de su legitimación directa. Estos licenciatarios podrán requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento. Asimismo, dispone el artículo 117.4 LP que el licenciatario que ejercite una acción deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.
3. Pues bien, la nueva regulación en materia de marcas (nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 48) altera la regla de la legitimación directa de los licenciatarios exclusivos, salvo disposición en contrario, para disponer que, «sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta». Por lo tanto, es preciso que en el contrato de licencia se prevea expresamente la legitimación o que, en su defecto, el licenciatario cuente con la autorización previa del titular. Esta regulación se aplica tanto a los licenciatarios exclusivos como a los no exclusivos.
No obstante, el licenciatario exclusivo podrá entablar las acciones cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley de Patentes.
Finalmente, el nuevo apartado 8 del artículo 48 de la Ley de Marcas preceptúa que en el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
