La protección de las marcas de renombre en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada
20 de octubre, 2025
1. Para que exista una infracción civil del derecho de propiedad industrial sobre la marca, es necesario que un tercero que no cuente con el consentimiento del titular de la marca use en el tráfico económico un signo que encaje en alguno de estos tres supuestos: a) que se trate de un signo idéntico a la marca registrada y se use para distinguir los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca; b) que se trate de un signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios para los cuales se utiliza el signo y aquellos para los cuales está registrada la marca, pueda llevar a confusión, o c) que el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Así se dispone en la actualidad en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, objeto de transposición en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la Marca de la Unión Europea.
2. Nótese, por lo que se refiere a la protección de la marca que goza de renombre, que no solo se extiende al uso de signos idénticos o similares respecto de los mismos productos o servicios para los que está registrada la marca, sino que también abarca el uso de esos signos para los mismos productos o servicios para los que está registrada la marca. Y ello es así, aunque no medie riesgo de confusión.
En efecto, cabe imaginar casos en los cuales no existe riesgo de confusión, pero el uso de una marca idéntica o similar a la marca renombrada para productos o servicios idénticos o similares comporta un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o un perjuicio para ellos. Piénsese, por ejemplo, en el uso como marca de una versión irónica y jocosa del conocido cocodrilo de Lacoste para distinguir prendas de vestir. En este supuesto lo más probable es que no existiría riesgo de confusión, pues los consumidores se percatarían de que se trata de una versión deformada del cocodrilo, lo cual impide que se pueda creer en la existencia de cualquier tipo de vínculo económico con el titular de la marca. Pero pese a todo, parece innegable la existencia de un aprovechamiento desleal de la reputación de la marca renombrada o, cuanto menos, de un perjuicio al mismo. Y siendo esto así, no parece oportuno que las marcas que gozan de renombre reciban una protección menor en caso de uso de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que en caso de un signo para productos o servicios no similares.
Esta protección de la marca que goza de renombre en relación con los mismos productos o servicios para los que está registrada la marca no estaba incluida expresamente en las primeras versiones de la Directiva de marcas y del Reglamento de marca comunitaria y fue el Tribunal de Justicia el que consideró que la tutela estaba implícita (véanse las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, y de 23 de octubre de 2003, C-408/01, Adidas-Salomon), jurisprudencia que ha acabado incorporándose expresamente a la normativa.
3. Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 1342/2025, de 30 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:4213) ha aplicado esta normativa y jurisprudencia europea para declarar que «la mayor protección que los arts. 8 y 34.2.c de la Ley de Marcas otorgan a la marca que goce de renombre en España, cuando no exista riesgo de confusión, es también aplicable, si cabe con más razón, cuando exista similitud o identidad entre los productos o servicios, para el caso de que, con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior».
El caso resuelto por el Tribunal Supremo enfrenta al titular de la marca internacional que designa a España, denominativa, «DIESEL» registrada en la clase 25, con un tercero que usa y registra una marca mixta también para la clase 25.
El tribunal de apelación, además de reconocer la condición de marca de renombre de la actora, consideró que no existía riesgo de confusión y que, en consecuencia, ya no era necesario valorar si la demandada obtenía una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso era perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Sin embargo, a juicio del Tribunal Supremo, «esa mayor protección de la marca renombrada cobra su sentido cuando no existe riesgo de confusión y no puede ser excluida cuando existe una identidad o similitud de productos, por lo que la Audiencia Provincial debió entrar a valorar tal extremo».
Lo que sucede es que, al realizar esa valoración, el alto tribunal llega a la conclusión de que no existe tal aprovechamiento desleal ni perjuicio al carácter distintivo o renombre. Según el Tribunal Supremo no se da el vínculo evocativo entre las marcas, necesario para que se produzca dicho aprovechamiento o perjuicio. Esto es así, según se recoge en la sentencia, porque «los signos en cuestión son muy distintos pues existen acusadas diferencias en el plano fonético y, sobre todo, en los planos gráfico (que en la marca de la demandada tiene unas características muy originales en cuanto a grafía y color que lo convierten en el elemento dominante) y conceptual, lo que dificulta que el uso del signo cuestionado evoque la marca renombrada». Además, «aunque los productos marcados por el signo cuestionado también se encuadran en la clase 25 del nomenclátor, tienen unas características muy diferentes de los amparados por la marca de la demandante y buscan un nicho de mercado también diferente. Mientras que el renombre de la marca Diesel proviene fundamentalmente de su conocimiento y prestigio entre los usuarios de moda juvenil, de estilo denim, como marca premium, y se asocia por lo general con una ropa cara y transgresora, los zapatos marcados con el signo cuestionado buscan una imagen más naive, con unos precios mucho más ajustados y evocaciones de la costa, de viajes por mar (evocación de odisea y color azul). No se observa que concurra esa evocación que pueda producir una transferencia de la imagen de la marca Diesel o de las características que proyecta hacia los productos identificados con el signo utilizado por la demandada».
