La suspensión del procedimiento de infracción de una marca de la Unión hasta la firmeza de la resolución sobre su eventual nulidad

1. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de pronunciar una sentencia muy relevante  —la núm. 78/2025, de 14 de enero (ECLI:ES:TS:2025:92)— a propósito de aquellas situaciones en las que, entabladas las acciones civiles por infracción de una marca de la Unión Europea, posteriormente se impugna la validez de dicha marca ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (más conocida como la EUIPO, por las siglas de su denominación en inglés).

2. La cuestión es objeto de regulación en el artículo 132, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, según el cual: «A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124» (entre las que se encuentran las acciones por infracción), «con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad».

La interpretación de este precepto ha venido generando un intenso debate entre la doctrina europea, con manifestaciones también en las resoluciones judiciales, debate que gira, entre otros extremos, en torno a si la norma establece algún tipo de prioridad temporal entre los procedimientos de infracción y de nulidad. El problema surge al interpretar la frase «si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada». Según una primera interpretación, para que se pueda suspender el procedimiento de infracción es necesario que en el momento en que se haya entablado la acción por infracción ya esté ejercitada la acción de nulidad (ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual o ante otro tribunal de marcas de la Unión). En cambio, otra posición es la que ha entendido que la frase «si la validez … ya se hallara impugnada» no implica la exigencia de que el procedimiento de nulidad sea previo al de infracción, sino tan solo la necesidad de que en el momento de acordar la suspensión ya esté incoado el procedimiento de nulidad.

3. Pues bien, esta última es la interpretación que ha seguido el Tribunal Supremo español en la citada sentencia ahora reseñada. Y, así, a propósito de un caso en que la solicitud de nulidad ante la EUIPO se presentó después de la demanda por infracción y en el que la suspensión no había sido pedida por el demandado, el alto tribunal declara que procede la suspensión hasta que sea firme la resolución sobre la nulidad de la marca. Y, al no haberse acordado tal suspensión en la instancia, estima el recurso extraordinario por infracción procesal presentado por la parte demandada. Es especialmente relevante, a tal efecto, el siguiente fragmento de la fundamentación de la sentencia:

«Es en estos casos en que opera la norma contenida en el art. 132.1 RMUE: el tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia. Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido. Si finalmente se declarara la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción. De ahí que en estos casos, como regla general, se prescriba la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello».

En consecuencia, y según esta interpretación, cuando el Reglamento de la marca de la Unión Europea preceptúa que el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a «las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución (…) de nulidad» (art. 63.3.a), se está pensando en los casos en que, tras la firmeza de las acciones por infracción, se declara la nulidad del derecho, Es decir, para supuestos en los que no ha habido posibilidad de suspender el procedimiento por infracción, por estar pendiente el procedimiento de nulidad.

4. La sentencia no solo es muy relevante en materia de marcas de la Unión, sino también en relación con los diseños y las obtenciones vegetales de la Unión Europea, en cuya regulación existen normas similares [artículo 91.1 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 y artículo 106 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, respectivamente].