Marca de posición, notoriedad y vínculo entre la marca y un signo posterior

1. El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) —en su sentencia núm. 860/2015, de 28 de mayo (ECLI:ES:TS:2025:2486)— se ha ocupado de una interesante cuestión sobre la marca de posición y su carácter notorio.

Aunque en el caso concreto estaban implicadas más marcas y diseños, el aspecto principal gira en torno a la siguiente marca española 299664, titularidad de la compañía Munich S.L.

Y el registro y uso por la parte demandada de marcas posteriores, como la marca de la Unión compuesta por el siguiente signo

2. La Audiencia Provincial de Barcelona, al dictar la sentencia objeto del recurso de casación resuelto por el Tribunal Supremo, reconoció la notoriedad de la marca de la actora en el sector del calzado deportivo. Pero, pese a ello, y como sintetiza el Tribunal Supremo, el tribunal de apelación entendió que «la representación de la parte gráfica de los signos, la X o aspa inclinada, es completamente diferente en las marcas confrontadas. Y ello, porque tal disposición de la parte gráfica no puede disociarse de la forma de una parte del producto para el que está protegido, cuando la demandante lo usa para zapatillas deportivas y la demandada no lo ha usado en ese tipo de producto, sino en palas de pádel y mochilas y bolsas. Por lo que concluye que, si bien se puede permitir ampliar la protección más allá de la clase para la que la marca se encuentra registrada, ello no autoriza a extender su ámbito de protección más allá de lo que la marca realmente tutela (derecho a monopolizar una apariencia concreta en una zapatilla deportiva), máxime si se trata de un signo notorio de baja distintividad».

3. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado y confirma la sentencia de apelación. De la sentencia del Tribunal Supremo cabe destacar lo siguiente:

a) Al igual que la sentencia de apelación, el alto tribunal sostiene que, aunque la marca 299664, por la fecha de registro, se registrara como marca figurativa y no como marca de posición, «sí reúne (aunque sea con posterioridad a su registro) los rasgos de lo que ha venido en denominarse marcas no convencionales, y dentro de ellas, una marca de posición», «lo que condiciona que el examen del signo deba hacerse en relación con la posición que ocupa en el producto para el que se utiliza».

b) Entre la marca de la actora y los signos de la demanda no se produce el vínculo necesario para la existencia de infracción de la marca notoria. Recuérdese que, como declara el Tribunal Supremo, «conforme a los arts. 6 y 8 LM, en la protección general de una marca registrada se parte de la existencia dela identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior; mientras que en la protección especial de las marcas notorias o renombradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, sino que es suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca».

c) El Tribunal Supremo trae a colación varias sentencias del Tribunal general, destacando que no lo hace porque su doctrina sea vinculante o siente jurisprudencia, «sino por la autoridad de los argumentos y valoraciones realizadas». En particular, y entre otras, alude a la Sentencia de 4 de diciembre de 2015, T-3/15, K-Swiss Inc. v OAMI, en la que el Tribunal General declaró que, «aceptar que todas las formas geométricas, incluso las más simples, tienen carácter distintivo porque están colocadas en los laterales de los zapatos deportivos les permitiría a algunos fabricantes apropiarse de las formas simples, y sobre todo decorativas, que deben permanecer disponibles para el resto de los operadores en el mercado, con excepción de las situaciones en los que el carácter distintivo del signo ha sido adquirido debido a su uso en el mercado».