¿Puede ser abusivo solicitar la declaración de caducidad de una marca registrada?
22 de mayo, 2025
1. Como es sabido, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea establece (art. 58) distintas causas por las que se podrá declarar la caducidad de una marca [mediante solicitud presentada ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca]: por falta de uso efectivo en la Unión para los productos para los que está registrada; por vulgarización, como consecuencia de la actividad o inactividad del titular; o por conversión en un signo engañoso.
Dado que las causas de caducidad tienen por objeto la protección del interés general, el Reglamento (UE) 2017/1001 (art. 63.1.a) reconoce una legitimación muy amplia para solicitar la declaración de caducidad, pues podrá hacerlo «cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal».
2. Pese al reconocimiento de esta amplia legitimación activa para instar la caducidad de la marca, en la práctica se dan con cierta frecuencia casos en los que el titular de la marca cuya caducidad se insta argumenta que la solicitud se ha presentado de mala fe o de forma abusiva. Y frente a esa argumentación se encuentra la referida regulación, que no exige que se demuestre interés en ejercitar la acción de caducidad. La relativa frecuencia de este tipo de alegaciones explica que existan ya algunos pronunciamientos al respecto por parte del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, pronunciamientos a los que se acaba de sumar la reciente Sentencia del Tribunal General de 7 de mayo de 2025, RTL, T‑1088/23, ECLI:EU:T:2025:446.
3. El Tribunal General recuerda (apartados 29 y siguientes de la sentencia) que, en principio, «la cuestión de la posible existencia de abuso de Derecho no es pertinente para analizar la admisibilidad de una solicitud de caducidad», como ya destacó en pronunciamientos anteriores (como el Auto del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2021, C‑401/20 P, EU:C:2021:31, apartado 21 o la Sentencia del Tribunal General de 7 de septiembre de 2022, T‑699/21, EU:T:2022:528, apartado 24). Y añade que «el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 no supedita ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de caducidad a la buena fe del solicitante», «sin que su titular tenga el derecho de mantener el registro por el hecho de que el solicitante de la caducidad lleve a cabo, por otra parte, actos de competencia desleal».
4. Ahora bien, pese a que la regla general sea esta, en la sentencia ahora reseñada el Tribunal General admite que, en determinados casos, puede inadmitirse una solicitud de caducidad de la marca por el carácter abusivo de la solicitud. Y ello es así porque de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia «resulta que los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión de forma abusiva o fraudulenta» (así, entre otras, las sentencias del Tribunal de sentencia de 13 de marzo de 2014, C‑155/13, EU:C:2014:145, apartado 29 y de 28 de julio de 2016, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 37).
Por tal motivo, el Tribunal General reconoce que puede ser correcto denegar la petición de caducidad cuando se presenta con carácter abusivo. Pero es necesario que concurran «circunstancias excepcionales y específicas», como las que se constataron por la Gran Sala de Recurso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, en su Resolución 1 de febrero de 2020 (asunto R 2445/2017‑G, Sandra Pabst), circunstancias que, según el Tribunal General no se dan en el caso concreto del que está conociendo.
En efecto, el asunto Sandra Pabst: 1º) versaba sobre una sociedad creada artificialmente con la única finalidad de presentar múltiples solicitudes de caducidad, lo que no ocurre en el caso afrontado por el Tribunal General; 2º) «su objeto era la presentación casi simultánea, por una única sociedad, de 37 solicitudes de caducidad frente a una misma parte y de múltiples solicitudes de caducidad ante la EUIPO (850 solicitudes en un período de dos años), mientras que, en el caso de autos, la recurrente se refiere únicamente a las dos solicitudes de caducidad presentadas ante la EUIPO en relación con sus marcas»; 3º) «algunas de las numerosas solicitudes de caducidad de que se trataba estaban abocadas al fracaso y se utilizaban únicamente con el fin de presionar o como “represalia” en respuesta al fracaso de negociaciones que perseguían que el solicitante de la caducidad adquiriera las marcas en cuestión, y, por tanto, con la finalidad de obtener una ventaja indebida obligando al titular de dichas marcas a celebrar un acuerdo de cese de estas», lo que no se ha demostrado que suceda en el caso resuelto por el Tribunal General.
