Sobre la competencia para conocer de la validez de una patente registrada en un Estado no miembro de la Unión Europea

El Abogado General propone interpretar el RBI bis en el sentido de que excluye la competencia de los tribunales de los Estados miembros para conocer de las demandas relativas a la validez de las patentes registradas en terceros Estados, incluso si el demandado está domiciliado en la Unión Europea

La posibilidad de que los tribunales de un Estado miembro de la Unión Europea se pronuncien, al amparo del Reglamento Bruselas I bis (RBI bis), sobre un litigio que versa sobre una materia de competencia exclusiva comprendida en su artículo 24 cuando el elemento localizador determinante de dicha competencia se sitúa en un tercer Estado es debatida.

En el asunto C-339/22 la cuestión se plantea en el contexto de un litigio entre BSH, domiciliada en Alemania, que ejercitó una acción por violación de patente contra Electrolux, con domicilio en  Suecia, ante los órganos jurisdiccionales suecos. BSH alegaba que Electrolux había infringido una «patente europea» que le había concedido la Oficina Europea de Patentes con respecto a varios Estados miembros de la Unión (entre ellos, Suecia) y un Estado tercero (Turquía). Dado que esa «patente europea» no es un título supranacional unitario, sino básicamente un conjunto de patentes nacionales, que proporcionan, cada una de ellas, una protección válida en el territorio del Estado de que se trate, la acción ejercitada constituye un conjunto de demandas por violación de patente (una por cada título nacional). En su respuesta, Electrolux propuso una excepción de nulidad de dichos títulos.

En ese contexto, el tribunal remitente se pregunta, entre otras cuestiones, si los órganos jurisdiccionales suecos pueden conocer de la demanda relativa a la patente turca. El núcleo central de este asunto es que, de acuerdo con el artículo 24,4 RBI bis, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, incluidos los del domicilio del demandado, no están facultados para conocer de demandas que tengan por objeto la inscripción o la validez de patentes depositadas o registradas (o tenidas por depositadas o registradas) en otro «Estado miembro», ni siquiera cuando la cuestión se plantea con carácter incidental en el contexto de una acción por violación de patente. Esa disposición confiere la competencia exclusiva en esa materia a los «órganos jurisdiccionales del Estado miembro» del título.

La cuestión a debate es si, en virtud del RBI bis, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tampoco son competentes para pronunciarse, con carácter principal o incidental, sobre la inscripción o la validez de patentes de Estados terceros. El problema que se plantea no es nuevo y se suscita también en relación con el resto de competencias exclusivas recogidas en el citado artículo 24.

El Gobierno francés y otros que presentaron sus observaciones en el procedimiento defendían la competencia de los tribunales suecos. Su argumento era que el RBI bis parte de la regla general de la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, que no admite más excepciones que las previstas en el propio Reglamento. En relación con las patentes, el artículo 24 solo prevé la competencia exclusiva del Estado de depósito o registro si este es un Estado miembro, pero no dice nada respecto de los de terceros Estados. Esto sirve de base para señalar que, en tales casos, y en ausencia de excepción expresa se aplica el criterio general del domicilio del demandado (lectura que extraen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-281/02, Owusu).

Esta postura no es compartida por el Abogado General que en sus conclusiones, las segundas que presenta en este asunto, propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea responder que el artículo 24,2 del RBI bis no se aplica en lo que respecta a la validez de una patente registrada en un Estado tercero, pero que «cuando los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sean competentes en virtud de otra regla del citado Reglamento, podrán abstenerse de pronunciarse sobre esa cuestión».

El Abogado General hace un análisis detallado que se articula en tres partes. En primer lugar, utiliza un argumento derivado del Derecho internacional consuetudinario. Conforme a este, un Estado solo puede invocar legítimamente su competencia judicial internacional cuando existe un punto de conexión suficiente entre ese Estado y un litigio concreto. El criterio del domicilio del demandado cumple con esos requisitos incluso cuando la demanda guarde relación con hechos ocurridos en el territorio de otro Estado (miembro o tercero).

No obstante, con carácter excepcional, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden pronunciarse legítimamente sobre las demandas que tienen por objeto la inscripción o la validez de una patente depositada o registrada en otro Estado (miembro o tercero), dada la intervención de un órgano de este último en la concesión de ese título y en la gestión del registro en el que está inscrito. No habría problema, sin embargo, para que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro ante los que se presente una demanda formulada contra un demandado «local» y que tenga por objeto la violación de una patente de un Estado tercero se pronuncien sobre la validez de esa patente como cuestión previa o incidental porque en ese contexto los órganos jurisdiccionales del Estado miembro adoptarán una resolución que solo surtirá efectos entre las partes y no atribuirá ningún efecto erga omnes a la motivación relativa a la validez del título.

En segundo lugar, se refiere al tenor literal del RBI bis y concluye que una aplicación «pura y simple» del artículo 4,1 RBI bis sería contraria a los objetivos que persigue ese Reglamento y al Derecho internacional, que la Unión está obligada a respetar. Además, llevaría a que se dictaran sentencias que nunca serían reconocidas en el Estado tercero del registro de la patente y devendrían ineficaces y, por otra parte, podría obligar, en la práctica, a las personas establecidas en la Unión, y que fueran titulares de patentes de Estados terceros, a afrontar, ante los órganos jurisdiccionales de su domicilio, procedimientos de invalidez inútiles o incluso abusivos, iniciados por sus competidores con la única finalidad de acosarlas.

En tercer lugar, el Abogado General analiza la teoría del «efecto reflejo» de las competencias exclusivas que afirma que, aunque los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros puedan ser competentes en virtud de la regla general del domicilio del demandado, están autorizados a no ejercer esa competencia aplicando las reglas de su Derecho nacional para declinarla. Asimismo, cuando esos órganos jurisdiccionales conozcan de una acción por violación de una patente de un Estado tercero ejercitada por el mismo demandado, y este último proponga una excepción de nulidad, podrían abstenerse de pronunciarse sobre esa excepción y, en su caso, suspender el procedimiento relativo a dicha acción a la espera de que las autoridades del Estado tercero que haya concedido el título resuelvan sobre su validez, de un modo que «refleja» la solución resultante del artículo 24,4 RBI bis.

No obstante, la solución finalmente propuesta por el Abogado General es una «tercera vía» consistente en interpretar el artículo 4,1 RBI bis a la luz de su contexto y del Derecho internacional consuetudinario, en el sentido de que no confiere ninguna competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado para conocer de las demandas que tengan por objeto la inscripción o la validez de patentes de un Estado tercero. No obstante, cuando se suscite la cuestión de la validez de una de esas patentes en el contexto de una acción por violación de patente, como ocurre en el caso, esa disposición atribuiría competencia a esos órganos jurisdiccionales para resolver esta cuestión exclusivamente a título incidental,  a los exclusivos efectos de pronunciarse sobre la acción, sin posibilidad de atribuir efectos erga omnes a la motivación referente a la validez del título.

Esta solución, afirma,  resulta acorde con el Derecho internacional consuetudinario, garantiza cierta coherencia entre las soluciones intra – Unión Europea y las aplicables a las relaciones con los Estados terceros, respetando el tenor del artículo 24,4 RBI I bis y refleja las soluciones que existen en Derecho comparado, en particular en el Derecho de los Estados miembros. Es, además, frente  a la teoría del efecto reflejo, una solución uniforme porque la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros derivaría directamente del Reglamento Bruselas I bis y se aplicaría de la misma manera en toda la Unión, y previsible (porque no se reconocería ningún margen de apreciación a esos órganos jurisdiccionales en cuanto a la oportunidad de pronunciarse) con respecto al problema planteado.

[Nota: esta última parte de las conclusiones parece contrastar, no obstante, con la propuesta de respuesta que el Abogado General hace al Tribunal de Justicia, en la que, como se ha visto, alude  a la facultad de los Estados miembros de conocer cuando lo que parece es que se quiere imponer esa abstención, salvo en casos de pronunciamiento incidental].

(Conclusiones del Abogado General en el asunto C-339/22 de 5 de septiembre de 2024).