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PUBLICACIÓN
Sobre la ley aplicable a la reclamación por los daños causados por la infracción de un dibujo comunitario
15 de junio, 2022
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf en el procedimiento entre Acacia Srl y Bayerische Motoren Werke AG (BMW). La primera es una sociedad italiana que fabrica en Italia llantas de vehículos y las distribuye en varios Estados miembros. BMW entendía que la distribución por Acacia de ciertas llantas en Alemania infringía un dibujo o modelo comunitario registrado del que era titular BMW y ejercitó una acción por infracción ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios en Alemania. Dicho tribunal se declaró competente en virtud del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y consideró que Acacia había cometido los actos de infracción alegados por BMW, ordenó el cese de la infracción y, sobre la base del artículo 8,2 del Reglamento 864/2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (RRII) aplicó el Derecho alemán a las denominadas pretensiones «conexas» por las que se solicita una indemnización por daños y perjuicios, aportación de información y documentos, rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción ejercitadas por BMW. En su recurso de apelación, Acacia niega la existencia de una infracción y estima, además, que la ley aplicable a las pretensiones conexas de BMW es la italiana.
El artículo 81 del Reglamento 6/2002 establece la competencia exclusiva de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios en determinadas materias, entre ellas, las acciones por infracción. El artículo 82 establece los criterios de atribución de competencia judicial internacional y, entre otros foros que atribuyen a los tribunales la competencia para conocer de infracciones producidas tanto en el territorio del Estado miembro del tribunal como fuera de él, establece que los procedimientos resultantes de las acciones por infracción y las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las acciones por infracción podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción. No obstante, estos tribunales serán competentes tan sólo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal (artículo 83).
En el caso, la acción por infracción ejercitada en Alemania versa sobre la distribución, en dicho Estado miembro, de determinados productos de Acacia. Los hechos reprochados a esa empresa consisten, por una parte, en la oferta de venta de esos productos mediante publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encuentran en Alemania y, por otra parte, en la comercialización de dichos productos en Alemania. En su demanda, BMW solicita la adopción de una serie de medidas (indemnización, presentación de información, documentos y cuentas) que no están reguladas por el Reglamento 6/2002 y respecto de las que hay que determinar el Derecho aplicable. A este respecto, el artículo 88 del citado Reglamento 6/2002 establece que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del mismo y, en lo no previsto por él, su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.
Esta remisión conduce al artículo 8,2 RRII, que dispone que en el caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de la Unión de carácter unitario, la ley aplicable será «la ley del país en el que se haya cometido la infracción» para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión.
El TJUE concluye que esa ley coincide, en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002, con el Derecho del Estado miembro del foro. Aunque no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros, esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado en virtud del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002 y, en consecuencia, no pueden determinar la ley aplicable a éste.
El TJUE había llegado a una conclusión distinta en el asunto Nintendo (C‑24/16 y C‑25/16), en el que la expresión «ley del país en el que se haya cometido la infracción» se entendió que designaba la ley del país en el que se había cometido el acto de infracción inicial. No obstante, la diferencia de criterio se justifica, afirma el TJUE, por las distintas circunstancias de los casos que dan lugar a las sentencias. En el asunto Nintendo, se imputaban a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros, por lo que la identificación del «país en el que se haya cometido la infracción» con aquél en el que se había cometido el acto de infracción inicial permitía garantizar la aplicabilidad de una sola ley a todas las pretensiones conexas de una acción por infracción que no se limitaba al territorio de un único Estado miembro (y para cuyo conocimiento el tribunal había basado su competencia en un criterio distinto al del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002). Por eso, esa interpretación no puede extrapolarse al supuesto que se analiza en esta sentencia en el que el demandante ha optado por ejercitar una acción selectiva, dirigida contra los actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro, en virtud del apartado 5 de dicho artículo.
(STJUE de 3 de marzo de 2022, as. C-421/20)
El artículo 81 del Reglamento 6/2002 establece la competencia exclusiva de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios en determinadas materias, entre ellas, las acciones por infracción. El artículo 82 establece los criterios de atribución de competencia judicial internacional y, entre otros foros que atribuyen a los tribunales la competencia para conocer de infracciones producidas tanto en el territorio del Estado miembro del tribunal como fuera de él, establece que los procedimientos resultantes de las acciones por infracción y las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las acciones por infracción podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción. No obstante, estos tribunales serán competentes tan sólo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal (artículo 83).
En el caso, la acción por infracción ejercitada en Alemania versa sobre la distribución, en dicho Estado miembro, de determinados productos de Acacia. Los hechos reprochados a esa empresa consisten, por una parte, en la oferta de venta de esos productos mediante publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encuentran en Alemania y, por otra parte, en la comercialización de dichos productos en Alemania. En su demanda, BMW solicita la adopción de una serie de medidas (indemnización, presentación de información, documentos y cuentas) que no están reguladas por el Reglamento 6/2002 y respecto de las que hay que determinar el Derecho aplicable. A este respecto, el artículo 88 del citado Reglamento 6/2002 establece que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del mismo y, en lo no previsto por él, su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.
Esta remisión conduce al artículo 8,2 RRII, que dispone que en el caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de la Unión de carácter unitario, la ley aplicable será «la ley del país en el que se haya cometido la infracción» para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión.
El TJUE concluye que esa ley coincide, en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002, con el Derecho del Estado miembro del foro. Aunque no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros, esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado en virtud del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002 y, en consecuencia, no pueden determinar la ley aplicable a éste.
El TJUE había llegado a una conclusión distinta en el asunto Nintendo (C‑24/16 y C‑25/16), en el que la expresión «ley del país en el que se haya cometido la infracción» se entendió que designaba la ley del país en el que se había cometido el acto de infracción inicial. No obstante, la diferencia de criterio se justifica, afirma el TJUE, por las distintas circunstancias de los casos que dan lugar a las sentencias. En el asunto Nintendo, se imputaban a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros, por lo que la identificación del «país en el que se haya cometido la infracción» con aquél en el que se había cometido el acto de infracción inicial permitía garantizar la aplicabilidad de una sola ley a todas las pretensiones conexas de una acción por infracción que no se limitaba al territorio de un único Estado miembro (y para cuyo conocimiento el tribunal había basado su competencia en un criterio distinto al del artículo 82,5 del Reglamento 6/2002). Por eso, esa interpretación no puede extrapolarse al supuesto que se analiza en esta sentencia en el que el demandante ha optado por ejercitar una acción selectiva, dirigida contra los actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro, en virtud del apartado 5 de dicho artículo.
(STJUE de 3 de marzo de 2022, as. C-421/20)
