El uso descriptivo de marcas ajenas como límite al derecho de marca (STS 485/2026, de 30 de marzo)
4 de mayo, 2026
1. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo —en su Sentencia núm. 485/2026, de 30 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1402)— ha conocido de un interesante caso sobre uso descriptivo de una marca ajena.
El litigio que está en la base del pronunciamiento del alto tribunal versa sobre la pretendida infracción, entre otras, de las marcas españolas
registradas a nombre del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España para distinguir, entre otros servicios, los propios de un administrador de fincas colegiado, tales como la administración de fincas rústicas y urbanas. El titular de estas marcas demanda a una sociedad mercantil que, en su domicilio social, incluye un rótulo exterior que anuncia «ASESORÍA TXINGUDI» y que incluye, debajo de esta marca registrada, la leyenda: «ADMINISTRACIÓN DE FINCAS» y, en un tamaño más reducido, «ASESORÍA GENERAL Y EMPRESARIAL». También se demanda a la titular de la marca «Asesoría Txingudi».
2. En primera y segunda instancia se desestimó la demanda, argumentándose, en relación con dichas marcas mixtas, que el mero uso del conjunto denominativo «administrador de fincas» no implicaba uso de las marcas de la actora, pues éstas están integradas no solo por dicho conjunto, sino también por la palabra «Colegiado» y un gráfico consistente en la representación con puntos de una casa, con el añadido en una de las marcas de las siglas AFC en un tamaño destacado. Así las cosas, se concluye que el uso por parte de la demandada de la expresión «administración de fincas» tiene mera finalidad descriptiva de un servicio, para cuya prestación no es necesario estar colegiado.
Adicionalmente, además de negar el riesgo de confusión, la sentencia de apelación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 19 de noviembre de 2021) también añadió que la actuación de la demandada queda comprendida en la limitación del derecho de marca contenida en el artículo 37 b) de la Ley de Marcas, que —en la redacción entonces vigente— permite el uso de «indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos», siempre que se trate de un uso «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Y según la sentencia de apelación, el uso de la indicación «administrador de fincas» por parte de la demandada no es desleal porque no se arroga la condición de administrador colegiado.
Pues bien, presentado recurso de casación, se impugna únicamente la negación del riesgo de confusión, pero no la aplicación de la limitación del derecho de marca del artículo 37 de la Ley de Marcas. Y por ello el Tribunal Supremo concluye que dicho motivo del recurso de casación «no puede ser estimado al carecer de efecto útil, pues la recurrente no ha formulado ningún motivo de recurso basado en la infracción del art. 37 b) de la Ley de Marcas, de modo que han quedado incólume dos de las razones que, por sí solas, con base en un precepto legal cuya infracción no ha sido denunciada, son suficientes para sustentar el pronunciamiento impugnado».
En todo caso, la sentencia del Tribunal Supremo aprovecha para hacer una síntesis de su jurisprudencia y de la del Tribunal de Justicia sobre el uso descriptivo de la marca ajena.
3. Por lo demás, la sentencia del Tribunal Supremo ahora reseñada también es interesante porque deja claramente sentado que, una cosa es que el público conozca la profesión de administradores de fincas y otra muy distinta que, simplemente por eso, las marcas de la actora gocen de renombre. En palabras del alto tribunal: «El renombre, en cuanto conocimiento generalizado por los destinatarios de esos servicios, lo tiene la profesión de administrador de fincas (que constituye una parte del elemento denominativo de las marcas mixtas) respecto del que, como ya hemos visto al resolver el motivo anterior, puede invocarse su uso descriptivo como límite al derecho sobre la marca. Máxime si tenemos en cuenta que la colegiación no es preceptiva para poder ejercer la profesión de administrador de fincas. De este modo, si hacemos abstracción de esta referencia (administrador de fincas), que es lo realmente conocido por el público interesado en estos servicios, las marcas mixtas de la demandada carecen del renombre o notoriedad pretendidos».
