Abuso del derecho y fraude procesal en el ejercicio de acciones de marca

1. Conforme al Derecho español y europeo de marcas, el registro de una marca obliga a su titular a usarla de modo efectivo para distinguir los productos o servicios para los que se ha registrado. De este modo, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro no se levanta dicha carga del uso obligatorio, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca incurre en causa de caducidad por falta de uso.

Además, según el artículo 42.1 de la Ley de Marcas (LM), cuando se entablen las acciones por infracción de la marca, y siempre que el registro definitivo de la marca se hubiera producido al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la acción, el demandado puede solicitar que el titular de la marca acredite su uso efectivo durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso.

2. Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 633/2026, de 27 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1931) se ha ocupado de un asunto en el que el titular de la marca entabla las acciones por infracción un día antes de la fecha de expiración del referido plazo de gracia de cinco años desde la fecha de registro de marca.

Por lo tanto, en rigor, y en aplicación de la legislación de marcas, el demandante titular de la marca no estaría obligado a probar el uso efectivo de su marca, cosa a la que sí vendría obligado si la demanda se hubiera presentado un día después.

No obstante, el Tribunal Supremo considera que «la demandante ha incurrido en un fraude procesal. Ha esperado el transcurso del plazo de cinco años del periodo de gracia menos un día, para interponer la demanda y así eludir la aplicación del art. 42.1 LM, pese a que no ha hecho un uso efectivo de la marca». En definitiva, «su conducta es contraria a las exigencias de la buena fe procesal. Conforme a los arts. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), los tribunales deben rechazar las pretensiones que entrañen un abuso de derecho o fraude procesal. La demanda interpuesta constituye un abuso del proceso».

3. Ciertamente, puede ser discutible si es o no abusivo apurar un plazo concedido por la ley. Pero, en todo caso, la presente sentencia es muy relevante porque en ella queda claro que ni la legislación de marcas, ni la interpretación que de ella hagan los tribunales, incluido el Tribunal de Justicia, pueden afectar a la posibilidad de aplicar, cuando proceda, la figura del abuso del derecho.