El Abogado General avala la presentación de «torpedos» ante la EUIPO
23 de septiembre, 2026
1. El Abogado General ha emitido sus conclusiones, de fecha 3 de septiembre de 2026, en el asunto C‑392/25, pendiente en el Tribunal de Justicia. Este asunto trae causa de un conocido litigio suscitado ante los tribunales españoles (el caso «ÚNICO») y versa sobre aquellas situaciones en las que, entabladas las acciones civiles por infracción de una marca de la Unión Europea, posteriormente se impugna la validez de dicha marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, «EUIPO», por las siglas de su denominación en inglés).
La cuestión es objeto de regulación en el artículo 132, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, según el cual: «A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124» (entre las que se encuentran las acciones por infracción), «con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad».
La interpretación de este precepto ha venido generando un intenso debate entre la doctrina europea, con manifestaciones también en las resoluciones judiciales, debate que gira, entre otros extremos, en torno a si la norma establece algún tipo de prioridad temporal entre los procedimientos de infracción y de nulidad. El problema surge al interpretar la frase «si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada». Según una primera interpretación, para que se pueda suspender el procedimiento de infracción es necesario que en el momento en que se haya entablado la acción por infracción ya esté ejercitada la acción de nulidad (ante la EUIPO o ante otro tribunal de marcas de la Unión). En cambio, otra posición es la que ha entendido que la frase «si la validez … ya se hallara impugnada» no implica la exigencia de que el procedimiento de nulidad sea previo al de infracción, sino tan solo la necesidad de que en el momento de acordar la suspensión ya esté incoado el procedimiento de nulidad. Y esta última es la interpretación seguida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 78/2025, de 14 de enero (ECLI:ES:TS:2025:92), facilitándose, así, la interposición de lo que, en la práctica, se conoce como un «torpedo» ante la EUIPO para paralizar o retrasar el procedimiento judicial por infracción.
No obstante, pese al pronunciamiento del alto tribunal español, la Audiencia Provincial de Alicante planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para que este aclare si es o no posible que el demandado, una vez iniciado un procedimiento de infracción marcaria ante un tribunal, presente una solicitud de caducidad o de nulidad ante la EUIPO con efecto suspensivo del procedimiento judicial hasta que adquiriera firmeza la resolución de la solicitud.
2. Pues bien, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que «el demandado en una acción por violación de marca ante un tribunal de marcas de la Unión Europea puede presentar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión Europea en la que se fundamenta dicha acción, aun cuando haya podido interponer ante dicho tribunal una demanda de reconvención con el mismo objeto». Y, además, «la obligación del tribunal de marcas de la Unión Europea que conoce de una acción por violación de dicha marca de suspender el procedimiento, salvo que existan razones especiales para proseguirlo, se aplica también cuando la solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión Europea se haya presentado ante la EUIPO con posterioridad al ejercicio de dicha acción, antes o en lugar de una demanda de reconvención».
