Nulidad de una marca por transmitir erróneamente el carácter oficial de una competición

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una interesante sentencia —la núm. 1319/2016, de 1 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3601)— en la que aplica e interpreta la prohibición absoluta de registro como marca de signos engañosos recogida en el artículo 5.1.g) de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, «LM»), según el cual no podrán registrarse como marca los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio».

El litigio en cuyo marco se dicta la sentencia ahora reseñada enfrenta a una fundación titular de la marca mixta «Campeonato de España de Ciclismo», registrada para la clase 41 («educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales»), con la Real Federación Española de Ciclismo, titular de la marca mixta posterior «Campeonato de España de Ciclismo-RFEC», concedida también para distinguir servicios de la clase 41. Entablada por parte del titular de la marca anterior acción de nulidad de la marca posterior por generar riesgo de confusión, el demandado entabla acción reconvencional de nulidad de la marca prioritaria de la actora por contravenir la referida prohibición de registro de signos engañosos.

Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima dicha acción reconvencional, considerando que la marca prioritaria es engañosa. Y al realizar la oportuna argumentación, el alto tribunal recuerda algunas pautas interpretativas muy importantes. Se afirma, así, que esta prohibición absoluta de registro referida a los signos engañosos «comporta un vicio intrínseco del signo respecto de los productos o servicios que distingue». Se basa a tal efecto el tribunal en la doctrina científica (aunque sigue la criticable costumbre de los tribunales españoles de no citar exactamente las fuentes doctrinales de las que se nutren): «Como destaca la doctrina, este defecto intrínseco implica que el signo engañoso lo es en sí mismo y, por tanto, conlleva una prohibición absoluta de registro [art. 5.1.g) LM], y no en relación con otro signo (lo cual supondría una prohibición relativa de registro (arts. 6-10 LM): el primero es un caso de engaño; el segundo, de confusión».

También recuerda el tribunal que «la prohibición de registro de signos engañosos veda la inducción a error tanto actual como potencial: en acto y en potencia» y que el parámetro subjetivo para comprobar la existencia de inducción a error es el público, esto es, «las personas a las que se dirige o alcanza el producto, la prestación o el servicio identificado con el signo».

Sobre esas bases interpretativas, se considera que la marca prioritaria con la denominación «Campeonato de España de Ciclismo» contiene una referencia engañosa sobre la naturaleza, procedencia, organización y alcance de esta competición. Según la sentencia, «con la referencia expresa al ámbito territorial estatal (“de España”) sin aclarar que se trata de una competición “No Oficial”, puede inducir claramente al público a error sobre la naturaleza, calidad y procedencia de las prestaciones o servicios identificados con dicho signo distintivo», suscitando la impresión de que se trata de una competición de ámbito estatal y, como tal, calificada por la federación española correspondiente: en el caso, por la Real Federación Española de Ciclismo», cuando no es el caso.