Apreciación global del riesgo de confusión cuando ambas partes pueden usar un mismo elemento denominativo

1. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 214/2016, de 12 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:597) es interesante, entre otras cosas, porque en ella el alto tribunal recuerda su jurisprudencia sobre el riesgo de confusión en materia de marcas y sobre la protección de la marca que goza de renombre. No procede en este momento recordar todas las pautas que sigue nuestro Tribunal Supremo, sobre la senda marcada por el Tribunal de Justicia. Pero si es oportuno destacar que el Tribunal Supremo recuerda que la comparación entre signos debe hacerse entre las marcas de la demandante, tal como están registradas, y la marca que usa el demandado. Es decir, la comparación no puede hacerse con la marca que, eventualmente, pueda tener registrada la parte demandada.

No obstante, eso no significa que, en una apreciación global, no se pueda tener en cuenta que el signo que usa el demandado incorpora efectivamente un elemento registrado como marca. En palabras del Tribunal Supremo:

«El razonamiento seguido por la audiencia provincial para justificar que el uso no infringe las marcas de las demandantes nos parece correcto, porque parte de la consideración de que el elemento preponderante del signo empleado es la denominación Roncato, que la demandada estaba legitimada a usar tanto como la demandante, por haberse convenido así en el acuerdo de 1996. Y el signo que acompaña a la denominación Roncato es una “R” con una grafía que, aunque no sea exactamente igual al signo registrado como marca por la demandada (MUE 9.639.094), no deja de ser un uso efectivo que “no altera el carácter distintivo de esa marca en la forma bajo la cual ha sido registrada porque sigue reteniendo como elemento característico la misma forma de «R» sobre un recuadro”. El juicio de confusión realizado por la Audiencia no deja de ser una valoración global de los signos, sin perjuicio de que a estos efectos no tenga relevancia la identidad del elemento denominativo “Roncato” en los signos confrontados, pues ambas partes, como hemos visto, tienen derecho a emplearlo. Razón por la cual lo importante en este caso es ver si el resto de los elementos, en este caso la grafía de la R y de la RV, contribuyen por sí a que globalmente se genere en el consumidor medio un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos marcados. Dicho de otro modo, siendo claro un riesgo de confusión por el empleo de la denominación “Roncato”, en la medida en que ambos tienen derecho a usarlo, es lógico que se centre el juicio de confusión en los otros elementos, junto con la composición o disposición gráfica de estos elementos».

2. Por lo demás, la sentencia ahora reseñada es una buena ocasión para recordar que la infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal Supremo, si bien puede justificar el interés casacional no exime del deber de identificar la norma jurídica infringida. De hecho, el Tribunal Supremo desestima varios motivos de casación por este defecto de formulación.