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Botella de sidra: validez e infracción de una marca tridimensional
1. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo —en su Sentencia núm. 1190/2023, de 19 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3361)— ha reconocido la validez de la marca tridimensional consistente en la forma de la siguiente botella, registrada para distinguir productos de las clases 32 (cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes para hacer bebidas, zumos de frutas, siropes) y 33 (vinos, licores y otras bebidas alcohólicas), conocida como «molde de hierro» y usada como botella tradicional de la sidra natural asturiana.
La titular de esta marca española es la Asociación de Sidra Asturiana, que demandó por infracción de marca y por competencia desleal a un tercero que utilizaba dicha botella sin su consentimiento.
En primera instancia, el juzgado de lo mercantil núm. 1 de Santander estimó la excepción de nulidad entablada por el demandado (considerando que la marca carecía de distintividad y que, además, encajaría en la prohibición de registro como marca de características necesarias para obtener un resultado técnico). Por ello, se desestimaron las acciones marcarias, y también fueron desestimadas en primera instancia las acciones de competencia desleal. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, pero la Audiencia Provincial de Cantabria desestima el recurso y confirma la nulidad de la marca tridimensional de la demandante, por entender que está constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y, en consecuencia, incursa en la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas.
2. No obstante, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por el titular de la marca y reconoce la validez de la referida marca tridimensional.
Según el alto tribunal, no es de aplicación la prohibición de registro de signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que exige identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto, el Tribunal Supremo considera que «las tres características resaltadas (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. De tal modo que el resultado técnico de estas características no es la principal razón de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico. El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico».
Asimismo, entiende el Tribunal Supremo que no concurre la causa de nulidad de falta de carácter distintivo, porque el uso ha contribuido a resaltar la distintividad de la botella, ya que «su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos (asociados a ASSA o autorizados por ella».
3. Con este presupuesto, rechazados los motivos alegados de nulidad de la marca, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de actos de infracción por parte del demandado, estimando las acciones marcarias entabladas, pero desestimando las acciones por competencia desleal en virtud del consolidado principio jurisprudencial de la complementariedad relativa, ya que «la invocación de los actos de competencia desleal y las consiguientes acciones son una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria».
La titular de esta marca española es la Asociación de Sidra Asturiana, que demandó por infracción de marca y por competencia desleal a un tercero que utilizaba dicha botella sin su consentimiento.
En primera instancia, el juzgado de lo mercantil núm. 1 de Santander estimó la excepción de nulidad entablada por el demandado (considerando que la marca carecía de distintividad y que, además, encajaría en la prohibición de registro como marca de características necesarias para obtener un resultado técnico). Por ello, se desestimaron las acciones marcarias, y también fueron desestimadas en primera instancia las acciones de competencia desleal. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, pero la Audiencia Provincial de Cantabria desestima el recurso y confirma la nulidad de la marca tridimensional de la demandante, por entender que está constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y, en consecuencia, incursa en la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas.
2. No obstante, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por el titular de la marca y reconoce la validez de la referida marca tridimensional.
Según el alto tribunal, no es de aplicación la prohibición de registro de signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que exige identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto, el Tribunal Supremo considera que «las tres características resaltadas (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. De tal modo que el resultado técnico de estas características no es la principal razón de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico. El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico».
Asimismo, entiende el Tribunal Supremo que no concurre la causa de nulidad de falta de carácter distintivo, porque el uso ha contribuido a resaltar la distintividad de la botella, ya que «su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos (asociados a ASSA o autorizados por ella».
3. Con este presupuesto, rechazados los motivos alegados de nulidad de la marca, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de actos de infracción por parte del demandado, estimando las acciones marcarias entabladas, pero desestimando las acciones por competencia desleal en virtud del consolidado principio jurisprudencial de la complementariedad relativa, ya que «la invocación de los actos de competencia desleal y las consiguientes acciones son una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria».
Autor/es
Ángel García Vidal – Consejero Académico
Tipología
Actualidad Jurídica