Indemnización por infracción de marca: un contrato de patrocinio no sirve como referencia para calcular la regalía hipotética

1. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 180/2016, de 2 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:427) ha declarado que, a efectos de fijar la indemnización de daños y perjuicios por la infracción de una marca, sobre la base del criterio de la regalía hipotética fijado en el artículo 43.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no procede tener en cuenta el contrato de patrocinio que firmaron en su momento las partes en litigio.

Según el citado artículo 43.2.b, para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, «una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho». No obstante, según el Tribunal Supremo, «las diferencias entre el contrato de licencia de marca y el contrato de patrocinio son evidentes. Por el contrato de licencia de marca, el titular o el solicitante de la marca o cualquier persona con derecho a disponer de ella, concede a un tercero el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de la marca, actos de explotación de dicha marca que, a falta de tal consentimiento, podrían prohibirse. Mientras que el contrato de patrocinio es definido por el art. 22 de la Ley General de Publicidad como aquel contrato “por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”. Así pues, mientras que en el contrato de licencia de marcas el licenciatario paga un precio por lo que considera que es el valor del uso y explotación de la marca ajena para sus propias actividades económicas, en el contrato de patrocinio, el patrocinador paga al patrocinado un precio por lo que considera que es el valor de aprovecharse de la repercusión pública de la actividad del patrocinado, cuya notoriedad o relieve social pretende aprovechar el patrocinador para publicitar sus productos o servicios, normalmente mediante la publicidad de sus propios signos distintivos en la actividad que realiza el patrocinado».

2. Por otra parte, la sentencia ahora reseñada también es importante porque se ocupa de la indemnización mínima del artículo 43.5 de la Ley de Marcas, según la cual «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».

Pues bien, según el tribunal, el hecho de que en el proceso no se haya determinado cuál sea el importe de es indemnización ni las bases de su cálculo (más allá de la base prevista expresamente en la norma, que es «la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados», cuya definición legal se encuentra en el artículo 35.2.II del Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, a la que ha de aplicarse el porcentaje del 1% previsto en la norma) «no puede impedir que en la sentencia se contenga la condena genérica al pago de ese porcentaje de la cifra de negocios sin determinación de cuál sea su cuantía exacta (como ha hecho esta sala en ocasiones anteriores, por ejemplo en las sentencias 45/2014, de 19 de febrero, y 1506/2025, de 28 de octubre), y que, como se solicita expresamente en el recurso, los demandantes puedan promover un litigio posterior para el cálculo de la indemnización».